Zastrzeżenie domeny internetowej w Urzędzie Patentowym. Warto to zrobić?

Współcześnie trudno wyobrazić sobie prowadzenie firmy bez strony internetowej. Odpowiedni adres domeny może przyczynić się do zwiększenia rozpoznawalności i prestiżu marki. Skoro jest to takie cenne, to nasuwa się naturalne pytanie, czy warto zastrzec domenę internetową w Urzędzie Patentowym? Formalnie polega to na rejestracji słownego znaku towarowego.

Czy można być właścicielem domeny internetowej?

Okazuje się, że nie. Sama rejestracja domeny nie czyni Cię jej formalnym właścicielem. To jedynie potoczne określenie. W świetle prawa domena jest Ci „wypożyczana” do używania dopóty, dopóki za to płacisz. Ciężko mówić o prawie własności w sytuacji, kiedy tracisz do domeny dostęp niedługo po tym, jak nie uiścisz opłat za kolejny okres.

To finalnie sprawia, że samo „kupienie” domeny można potraktować bardziej jak wynajem mieszkania. Nie masz do niej prawa własności, ale możesz z niej korzystać. To o tyle ważne, że w przypadku sporów o prawa do marek często podnoszony jest argument pierwszeństwa rejestracji domeny. Któraś strona twierdzi, że to jej przysługują prawa do marki, ponieważ zarejestrowała sporną domenę.

W świetle prawa nie ma to żadnego znaczenia. Źródeł ochrony marki, a więc i adresu domeny internetowej, należy poszukiwać gdzie indziej. Np. poprzez rejestrację nazwy firmy, albo całego adresu domeny, jako znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.
Zobacz również: Co oznacza R w kółku przy logo?

Jak prawo chroni w Polsce nazwy firm oraz ich domeny?

W Polsce można mówić o dwóch modelach prawnej ochrony marki. Pierwszy jest darmowy i opiera się na pierwszeństwie używania danej nazwy. W takim przypadku możemy się opierać na przepisach kodeksu cywilnego (prawo do firmy) oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Problem w tym, że ochrona, jaką dają te przepisy, jest minimalna. W ewentualnym sporze musisz wykazać od kiedy działałeś, na jakim terytorium i co oferowałeś. W praktyce najczęściej taka darmowa ochrona ma zasięg obejmujący ledwie Twoje miasto.

Sytuacja wygląda diametralnie inaczej, jeżeli zdecydujesz się na rejestrację znaku towarowego. Po pierwsze, możesz to zrobić nawet przed założeniem firmy. Po drugie, ochrona prawna obejmie wtedy całą Polskę. A po trzecie, wykazanie przysługujących Ci praw jest banalnie proste. Po przejściu całej procedury otrzymasz świadectwo ochronne.

Teraz w ewentualnym sporze o prawa do marki, czy prawa do domeny musisz się zastanowić, czym dysponujesz. Czy będą to prawa darmowe, czy płatne?

Czy domenę internetową można zastrzec w Urzędzie Patentowym?

Dla firm z branży e-commerce domena stanowi miejsce, do którego ściągany jest ruch reklamą. Tak się standardowo dzieje, jeżeli ktoś prowadzi sklep internetowy. Naturalnie więc ludzie rozważają, czy zastrzec adres domeny w Urzędzie Patentowym.

O ile spełnisz kilka podstawowych wymogów, to da się to zrobić. Tyle, że nie jest to możliwe w każdym przypadku. Najczęstszym problemem staje się konstrukcja nazwy firmy, a w konsekwencji i adres domeny.

Zgodnie z orzecznictwem da się w ten sposób zmonopolizować jedynie te znaki słowne, które mają zdolność odróżniającą. Oznacza to, że pozwalają konsumentom odróżniać towary i usługi od tego, co oferuje konkurencja. Z tego względu niemożliwe jest zarejestrowanie tzw. nazw opisowych. Przykładem niech będą określenia „Rowery Bydgoszcz”, „Burgerowania” czy Baby.pl.

Na tym etapie ludzie popełniają ten sam błąd. Myślą, że skoro posługują się unikalnym adresem domeny, to nie ma mowy o nazwie opisowej. W końcu każdy odbiorca zauważy elementy „www” czy „.pl”. Tymczasem od wielu lat sądy uznają te elementy za opisowe. To zwykła informacja, że oferta danej marki jest dostępna w internecie.

Przykładowo z odmową spotkała się próba zastrzeżenia znaku towarowego PolskiBus.pl (Z.374319).

Czy zastrzeżenie domeny internetowej w Urzędzie Patentowym ma sens?

Właśnie napisałem, że elementy, z których składa się domena, są niedystynktywne. Czyli, że chronione jest finalnie tylko słowo pomiędzy „www” oraz końcówką „.pl”. Prowadzi to moim zdaniem to takich wniosków, że nie ma sensu zastrzegać pełnego adresu domeny jako znaku towarowego. W takim przypadku i tak chronione będzie jedynie to fantazyjne słowo.

Więcej korzyści da Ci rejestracja samej nazwy firmy. Zauważ, że dzięki temu zabezpieczysz każdą domenę wykorzystującą to słowo. Oszczędzisz dzięki temu również pieniądze na rejestrację znaku towarowego. Sam często sugeruję, że o ile Klient może sobie na to pozwolić, to niech zgłosi:

• nazwę firmy (jako słowny znak towarowy);
• logo firmy (jako słowno-graficzny znak towarowy);
• rysunek przy logotypie/ sygnet (jako graficzny znak towarowy).

Jak widzisz, nie ma tutaj adresu domeny internetowej. To w mojej ocenie wyrzucanie pieniędzy w błoto. Będziesz musiał uiścić opłaty za 10-letnią ochronę, a w najmniejszym stopniu nie poprawi to Twojej sytuacji prawnej. Można nawet powiedzieć, że dublujesz tym ochronę wynikającą z rejestracji samej nazwy firmy.

Wiem jednak, że jest wiele firm, które proponują taki wariant ochrony swoim Klientom. W takim przypadku zarabiają na dodatkowym zgłoszeniu nie oferując dla nich dodatkowej korzyści.

Kiedy warto zastrzec domenę internetową w Urzędzie Patentowym?

Moim zdaniem jedyną sytuacją kiedy taka rejestracja ma sens, jest ta, kiedy przedsiębiorca faktycznie reklamuje się adresem domeny. Jestem pewien, że znasz kilka takich marek, które odruchowo wymawiasz z końcówką „.pl” czy „.com”. Mi na myśl przychodzi PRACUJ.PL czy BOOKING.COM.

Co bardziej uważne osoby powinny się teraz zdziwić. Przecież przed chwilą pisałem, że nazwy wprost opisowe nie mają szans na rejestrację. To ogólnie prawda, ale są od tego wyjątki. Przyjmuje się, że jeżeli dana nazwa uzyska tzw. wtórną zdolność odróżniającą, to da się ją zastrzec w wersji słownej.

Jest to jednak ekstremalnie trudne i udaje się nielicznym. Przykładowo jak słyszysz nazwę „ePerfumy”, to pomyślisz, że to najpewniej jakaś internetowa perfumeria. A co z nazwą eObuwie? Jestem przekonany, że przed oczami masz ich charakterystyczne logo. Ta marka osiągnęła tak gigantyczną rozpoznawalność, że nazwa opisowa „eObuwie” stała się elementem kojarzonym z tą konkretną firmą.

Przeglądając rejestry urzędowe znalazłem kilka takich skutecznych rejestracji:

• Pyszne.pl (R.284100);
• Money.pl (R.225042);
• nazwa.pl (EUTM-010326833).

Aby uzyskać wymaganą rozpoznawalność, potrzebujesz najczęściej kilku lat działalności. Dopiero wtedy możesz próbować zastrzec taki znak słowny. Będziesz musiał wówczas udokumentować swoją rozpoznawalność na rynku. Jeżeli okaże się w oczach urzędnika niewystarczająca – otrzymasz odmowę rejestracji. Zostanie to także odnotowane w bazie Urzędu Patentowego.

Zarejestrowane znaki dają przewagę w sporach domenowych

Przedsiębiorcy często myślą o zastrzeżeniu nazwy firmy, czy całej domeny internetowej, kiedy na horyzoncie pojawia się spór. Wiele osób myśli, że rejestracja znaku towarowego pozwala automatycznie przejąć domenę. To nie jest takie proste i zależy od innych okoliczności sprawy.

Statystyki są jednak jasne. Według jednego z raportów WIPO 80% właścicieli zarejestrowanych znaków towarowych wygrywa spory o domeny. To pokazuje, że posiadanie tak silnego narzędzia prawnego najczęściej pozwala osiągać zamierzony cel. Potwierdzają to również sprawy z naszego polskiego rynku.

Spór CARTIER vs chatier.pl

Gdy na rynku pojawiła się perfumeria działająca pod domeną „chartier.pl”, o swoje prawa upomniał się właściciel słownego znaku towarowego „Cartier”. Ta luksusowa marka kosmetyczna pozwała abonenta domeny i spór wygrała.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych podkreślił, że oceniając podobieństwo między tymi nazwami, należy za opisowe uznać elementy typu „.pl” czy „www”. Tym samym nazwa „Cartier” i domena „chartier.pl” są do siebie kolizyjnie podobne.

Spór o znak towarowy VITUS vs. VIVUS.EU

Przed EUIPO, czyli urzędem rejestrującym unijne znaki towarowe, toczył się inny ciekawy spór. Właściciel domeny internetowej VIVUS.eu postanowił zastrzec jej nazwę. Błyskawicznie zareagował na to właściciel słownego znaku towarowego VITUS, składając sprzeciw.

Wynik był łatwy do przewidzenia. Urząd uznał, że obie nazwy są za mocno do siebie podobne. Z kolei to, co je wyraźnie różniło, czyli element „eu.” jest niedystynktywny. Finalnie potencjalni klienci obu marek mogliby się pomylić. Urząd odmówił więc rejestracji znaku VIVUS.EU.

Sąd Domenowy i sprawa SABON vs. sabon.pl

Przedmiotem tego sporu było bezprawne umieszczenie zarejestrowanego znaku słownego „SABON” w adresie domeny „sabon.pl”. Choć właściciel tego znaku zawarł umowę franczyzy z abonentem, to z nie było w niej mowy o zgodzie na korzystanie z domeny o takim adresie.

Polski Sąd Domenowy przy PIIT, uznał, że takie wykorzystanie cudzego znaku ma charakter czysto reklamowy. Finalnie stwierdził, że poprzez rejestrację i używanie domeny doszło do naruszenia prawa. Abonent więc ją stracił.

O czym warto pamiętać, zastrzegając nazwę domeny
w Urzędzie Patentowym?

Decydując się na zarejestrowanie nazwy domeny internetowej jako znaku towarowego, warto pamiętać o trzech ważnych kwestiach:

• Nie zabezpieczysz tak niezależnie samej nazwy. Znaki towarowe związane są z towarami i usługami na jakich chcesz zarabiać. Składając wniosek o rejestrację musisz to precyzyjnie określić w oparciu o klasyfikację nicejską.
• Skuteczna rejestracja znaku towarowego nie jest potwierdzeniem, że działasz legalnie. W aktualnej procedurze sprzeciwowej ekspert nie weryfikuje Twojego zgłoszenia przez pryzmat znaków wcześniejszych. Ochronę otrzymasz, chyba że ktoś złoży sprzeciw. Nawet jeśli przeoczy Twoje zgłoszenie, to nadal może Cię pozwać.
• Za rejestrację znaku towarowego należy wnieść określone opłaty urzędowe. Zależą one od ilości klas towarowych wskazanych w zgłoszeniu oraz terytorium ochrony. Zwykle jednak są to kwoty rzędu około 2 tys. zł na Polskę i około 5 tys. zł na Unię Europejską. Paradoksalnie jednak ochrona marki w oparciu o przepisy płatne jest tańsza. Często pokazanie świadectwa rejestracji eliminuje w ogóle ryzyko sporów.
• Nie wystarczy zastrzec znaku towarowego aby przejąć komuś markę czy domenę internetową. To czy jest to możliwe zależy od okoliczności sprawy. M.in. kto pierwszy komercyjnie posługiwał się takim określeniem.

Zastrzeżenie domeny internetowej w Urzędzie Patentowym – podsumowanie

Bez wątpienia decyzja o formalnej ochronie marki jest dobra. Możesz na tym tylko zyskać. Trzeba jednak przemyśleć, co zgłaszać do rejestracji: nazwę, logo czy sygnet. Moje doświadczenie jako rzecznika patentowego wskazuje, że nie warto zgłaszać dodatkowo adresu domeny. Silną ochronę zapewni Ci już rejestracja samej nazwy firmy.

Niemniej, jeżeli już korzystasz z takiej ochrony, to nie masz się czym przejmować. Większym błędem jest działanie od lat na rynku, ale bez zarejestrowanego znaku. To może zachęcić nieuczciwą konkurencję do próby kradzieży marki. Tzw. trademark trademark trolls zastrzegają na siebie Twój znak towarowy. Jak już wiesz, technicznie da się to zrobić. 

Stanowi to duże zagrożenie dla pokrzywdzonej firmy, bo daje właścicielowi znaku możliwość szybkiego usuwania Ci ofert z zewnętrznych platform sprzedażowych jak Amazon, Allegro, Olx czy Etsy. Od strony formalnej uprawniony do znaku towarowego wysyła jedynie maila gdzie wskazuje aukcję do usunięcia i skan swojego świadectwa rejestracji. Pracownik takiej platformy w przytłaczającej większości przypadków asekuracyjnie usuwa taką ofertę.

Z drugiej strony znany jest proceder “reverse cybersquatting”. Polega on na próbie przejęcia domeny metodami prawnymi. Konkurent, który zastrzegł Twój znak towarowy może np. pozwać abonenta domeny przed Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy PIIT w Warszawie. Wracam jednak do tego, że o wygranej zadecydują wtedy również inne okoliczności sprawy a nie jedynie fakt udanej rejestracji.

Przykład bardzo ciekawego sporu omawiam w poniższym nagraniu.

Na koniec dodam, że znak towarowy zgłoszony w złej wierze można co prawda unieważnić, ale taki proces zwykle trwa kilka lat. Do prawomocnego wyroku Twoja firma może mieć potężne problemy z płynnością finansową. Finalnie sprawdza się tu powiedzenie, że lepiej zapobiegać, niż leczyć.

Mikołaj Lech

Prawnik i rzecznik patentowy w Kancelarii Patentowej LECH – firmie rodzinnej, która istnieje od 1990 roku. Zajmuje się pełną weryfikacją praw do marki. Świadczy wsparcie prawne przy rejestracji znaku towarowego w Polsce i Unii Europejskiej.