Czy wystarczy zastrzec znak towarowy, aby odebrać domenę?

Rejestracja znaku towarowego daje monopol na posługiwanie się daną nazwą. Z drugiej strony abonentem domeny internetowej może być każdy. Wystarczy, że jako pierwszy ją „kupi”. Domeny, które zawierają w sobie najatrakcyjniejsze nazwy raczej są już zajęte. Pojawia się więc pytanie czy wystarczy zastrzec znak towarowy aby odebrać domenę internetową siłą? W tym artykule wszystko tłumaczę.

Czym jest domena internetowa w świetle prawa?

Potocznie przyjęło się, że domenę internetową można kupić bądź stać się jej właścicielem. Od strony prawnej wygląda to inaczej. Poprzez rejestrację i utrzymanie nazwy domeny nie powstają żadne prawa własności. Powszechnie panuje opinia, że poprzez rejestrację domeny uzyskujemy jedynie czasową możliwość korzystania z niej. W Polsce operatorem krajowego rejestru domen z końcówką „.pl” oraz „gov.pl” jest NASK i to z tym podmiotem zawiera się umowę w przedmiocie rejestracji nazwy domeny.

Porównałbym to do osoby wynajmującej od kogoś mieszkanie. Może z niego korzystać dopóki ważna jest umowa najmu a najemca wypełnia jej warunki. Najczęściej chodzi o to aby korzystając z lokalu nie łamał prawa i terminowo płacił czynsz. Z samego faktu korzystania z mieszkania nie przysługują mu do niego prawa własności. Analogicznie jest z domeną internetową.

Ile może kosztować domena internetowa?

Pomimo tego, że nie można posiadać praw własności do domeny, nie ma żadnych przeszkód aby domenami obracać na rynku. W e-commerce krótkie, rodzajowe domeny potrafią być wysoko wyceniane. Poniżej przykłady jednych z większych tego typu transakcji:

•         insurance.com – „sprzedano” za ponad 35 mln dolarów;
•         voice.com –  za 30 mln dolarów;
•         sex.com – za 14 mln dolarów.

Nie ma wątpliwości, że niektóre domeny internetowe mają mierzalną wartość materialną. Często w mojej praktyce widzę, że ludzie w pierwszej kolejności pytają o to, za ile abonent „sprzeda” domenę. Dopiero jeżeli nie dojdą do porozumienia rozważają warianty siłowe. Czyli przejęcie domeny na drodze sądowej. Często w tym właśnie celu rejestrują znaki towarowe w Urzędzie Patentowym.

Co to jest znak towarowy?

Potocznie ludzie to określenie utożsamiają z nazwą i logo firmy. Od strony prawnej pojęcie znaku towarowego jest dużo szersze. Ja zawsze tłumaczę swoim klientom, że jest to każde oznaczenie, które pozwala wyróżnić ich towar lub usługę na tle tego co oferuje konkurencja.

W praktyce faktycznie ponad 99% zgłoszeń dotyczy znaków słownych (nazwa firmy), słowno-graficznych (logo) oraz graficznych (sygnet/ rysunek).

Pozostały 1% to tzw. znaki niekonwencjonalne. W tej formie w pewnych okolicznościach da się zastrzec kształt produktu (Kostki Rubika), kolor (magenta dla T-Mobile), budynek (Pałac Kultury), dźwięk (ryk Tarzana), zapach (zapach ciemnego piwa do oznaczania lotek do darta) a nawet oznaczenie ruchowe (ruch dwoma palcami z reklamy Twix-a). Ponad 100 przykładów tego typu rejestracji znajdziesz na moim blogu w artykule:

•     Czy znakiem towarowym może być smak, zapach lub dotyk?

Jakie wymogi musi spełniać znak towarowy aby dało się go zastrzec?

Aby znak towarowy korzystał z pełnej ochrony, należy go zastrzec w odpowiednim urzędzie. W Polsce znaki krajowe rejestruje się w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie. Znaki unijne z kolei w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej w Alicante w Hiszpanii. W obu procedurach wszelkimi formalnościami może zająć się dla Ciebie rzecznik patentowy.

Co ważne, nie każde oznaczenie ma szanse uzyskać taką ochronę.
Z przedstawionej przeze mnie definicji płyną dla Ciebie dwa wnioski:

1. Znakiem towarowym może być tylko takie oznaczenie, które jest używane komercyjnie.

Nie da się zastrzec samej nazwy czy samego logo. To zawsze musi być powiązane z tym, na czym zarabiasz lub chcesz zarabiać w przyszłości. Przykładowo osoba, która chce zastrzec nazwę „Czarny guziec” dla swojej restauracji powinna w ramach klasyfikacji nicejskiej wskazać „usługi restauracyjne” oraz „catering”. W ramach tego uzyska wyłączne prawo posługiwania się tą nazwą.

2. Znak towarowy musi nadawać się do odróżniania towarów i usług.

Czyli musi mieć cechy, które pozwolą mu utkwić w świadomości klientów. Panuje mit, że ochronę dostanie każda nazwa lub każde logo, które zgłosimy do Urzędu Patentowego. Jest wręcz odwrotnie. Przepisy wskazują długą listę tzw. bezwzględnych przeszkód rejestracji. W praktyce najczęściej występuje problem z uzyskaniem ochrony na oznaczenia jednoznacznie opisowe.

Nie da się przykładowo zastrzec słowa „e-dentysta” na usługi medyczne. To słowo nie pozwala danemu dentyście wyróżnić się na rynku. Jest to jedynie „łopatologiczne” wskazanie czym się zajmuje. Co innego gdyby nasz lekarz ubiegał się o ochronę swojego pseudonimu – „Pan Ząbek”.

Rejestracja domeny jako znaku towarowego.

Czy znakiem towarowym może być domena internetowa? Tak, o ile spełnia wskazane przeze mnie wymogi. Jeżeli więc przedsiębiorca posługuje się na rynku fantazyjną marką, to może ją chronić poprzez rejestrację szeregu znaków towarowych np.:

•         jako samą nazwę np. FENIX;
•         jako logo FENIX, czyli słowo ubrane w szatę graficzną;
•         jako samą grafikę czyli np. rysunek feniksa.

Jedną z form znaku słownego są właśnie domeny internetowe. W rejestrach znaleźć można setki takich przykładów. Wśród bardziej znanych marek znalazłem:

•         www.allegro.pl (R.301617);
•         www.orlen.pl (R.217831);
•         www.panoramafirm.pl (R.212884).

Co ciekawe, aby chronić nazwę domeny nie musisz zastrzegać całej formy z prefiksem „www” czy sufiksem „.pl”. Sądy już wielokrotnie wypowiadały się, że są to elementy opisowe. Wskazują bowiem na prowadzenie działalności gospodarczej z pomocą internetu oraz na terytorium Polski.

Tym samym nie ma potrzeby zgłaszania do rejestracji np. trzech znaków towarowych będących domenami z końcówkami „.pl”, „.eu” czy „.com”. Wystarczy rejestracja jednego słownego unijnego znaku towarowego składającego się z nazwy naszej marki.

Czy zastrzegając logo chronię domenę internetową?

Tak, ale nie w każdym przypadku. Wszystko należy ocenić w odniesieniu do konkretnego przypadku. Jak wspominałem, na ochronę nie mają co liczyć określenia opisowe jak rowery24.pl dla sklepu z rowerami. Jeżeli jednak do rejestracji zgłosimy nie nazwę a logo z oryginalną grafiką, to taka taktyka ma duże szanse powodzenia.

Przykładem takiego „sprytnego” obejścia prawa jest skuteczna rejestracja unijnego znaku towarowego „okazje.pl”. Próba ochrony wersji słownej w Polsce spotkała się z odmową.

W tym przypadku można się zastanawiać czy rejestracja logo jako znaku towarowego chroni również jego nazwę. Na to pytanie odpowiedział Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych. Uprawniony do tego znaku pozwał bowiem abonenta domeny „okazje.pl”. Arbiter w wyroku  stwierdził, że ww. znak towarowy nie daje jego właścicielowi monopolu na słowo „okazje” w zakresie usług reklamowych. Szczegółowo opisałem to na moim blogu:

•       Walka o domenę internetową Okazje.pl [CASE STUDY]

Najprościej mówiąc, logo chroni zawartą w niej nazwę tylko wtedy, kiedy ta nazwa ma zdolność rejestrową. Jeżeli więc adres domeny jest na tyle oryginalny, że ma szansę na ochronę w wersji słownej, to zgłaszając logo upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu. Z drugiej strony odmowa na rejestrację znaku słownego daje nam pewność, że uprawniony do znaku towarowego słowno-graficznego nie ma wyłączności na samą nazwę.

Przykładami znaków słowno-graficznych, które na pewno ochroną obejmują również samą nazwę są: Allegro, Orlen czy Nivea. Żadne z tych określeń „łopatologicznie” nie wskazują co jest pod nimi oferowane. W świetle prawa o takich znakach towarowych mówi się, że dysponują najsilniejszą ochroną.

Jak przejąć domenę internetową?

Poza „odkupieniem” nazwy domeny od abonenta można jeszcze poczekać aż nie opłaci on umowy na kolejny okres. To jednak przy naprawdę cennych domenach zdarza się skrajnie rzadko. W takim przypadku pozostaje rozważyć czy zachodzą okoliczności, które pozwalają o konkretną domenę zawalczyć w sądzie. Jako, że większość takich sporów toczy się się przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT w dalszej części skupię się na tej procedurze.

Osoba rejestrująca domenę automatycznie akceptuje regulamin NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa). NASK pełni w Polsce funkcję operatora krajowego rejestru nazw internetowych w domenie „.pl”.
Co ważne rejestrator nie weryfikuje czy korzystanie przez abonenta z danego adresu internetowego nie będzie naruszać praw osób trzecich.

W regulaminie NASK znajdują się zapisy mówiące, że umowa z abonentem może zostać jednostronnie wypowiedziana w przypadku stwierdzenia przez właściwy sąd, że ten przez rejestrację lub korzystanie z nazwy domeny naruszył prawa osób trzecich. Innymi słowy aby przejąć cudzą domenę siłą musimy abonenta pozwać i uzyskać prawomocny wyrok sądu.

Co ciekawe, jeżeli pozwany (abonent) jest przedsiębiorcą, to wg regulaminu NASK musi się zgodzić na prowadzenie sporu przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT. W przeciwnym razie umowa jest z nim rozwiązywana automatycznie.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych

Prowadzenie sporów przed tym sądem ma trzy główne korzyści:

1. Postępowanie toczy się drogą elektroniczną. Rozprawy stacjonarne mogą być wyznaczane, ale tylko w naprawdę w wyjątkowych przypadkach. Nam w kancelarii wyznaczono rozprawę w momencie kiedy niezbędne okazało się przesłuchanie stron. Przytłaczająca większość spraw toczy się korespondencyjnie i mailowo.
2. Arbitrzy, którzy tam orzekają są wysokiej klasy specjalistami z prawa własności intelektualnej. Są to osoby posiadające tytuły rzeczników patentowych, adwokatów, radców prawnych, a także stopień co najmniej doktora nauk prawnych. Wchodząc w spór masz więc pewność, że twoją sprawę będzie rozstrzygała osoba, która świetnie się w tej nowoczesnej materii obraca.
3. Postępowanie przed tym sądem jest bardzo szybkie. Regulamin Sądu zakłada, że postępowanie powinno się zakończyć w 30 dni od daty wyznaczenia konkretnego arbitra.

Więcej o całej procedurze możesz dowiedzieć się z mojej rozmowy z Prezesem tego sądu dr Ireneuszem Matusiakiem:

Kiedy domena internetowa narusza prawo?

Przytłaczająca większość sporów przed Sądem Polubownym opiera się o prawa do zarejestrowanych znaków towarowych. Często podnoszone są również zarzuty dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji. Zdarzały się również ciekawe spory gdzie zarzucano abonentowi domeny naruszenie dóbr osobistych powoda.

Naruszenie zarejestrowanego znaku towarowego w domenie

Zazwyczaj rejestracja domeny internetowej której się nie używa, nie będzie naruszać prawa do znaku towarowego. Przypominam, że ochrona znaku obejmuje posługiwanie się danym oznaczeniem w sposób zarobkowy
i zawodowy (czyli komercyjnie). W tym przykładzie tego aspektu nie ma, więc w ogóle można powiedzieć, że domena nie jest wykorzystywana w funkcji znaku towarowego.

Z drugiej strony nawet jeżeli ktoś na domenie zarabia, to należy ocenić co pod nią oferuje. Właściciel znaku towarowego FENIX zarejestrowanego na usługi restauracyjne nie może rościć sobie praw do domeny fenix.pl gdzie jest prowadzony sklep z zabawkami.

Może być jednak tak, że domena fenix.pl jest przez wiele lat nieaktywna. W tym czasie wchodzi na rynek przedsiębiorca, który rejestruje znak towarowy FENIX dla wspomnianych usług restauracyjnych. Jeżeli posiadacz domeny nagle się uaktywni i zacznie domenę używać do tych samych usług – naruszy prawo. Okolicznością łagodzącą nie będzie fakt, że był w posiadaniu domeny od wielu lat.

Rejestracja domeny jako czyn nieuczciwej konkurencji

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje stosunki pomiędzy przedsiębiorcami. Jeżeli więc ktoś domenę wykorzystuje niekomercyjnie np. prowadzi na niej blog o swoim chomiku, to z definicji te przepisy go nie dotyczą.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy na blogu pojawia się jednak aspekt komercyjny. Tak może być kiedy abonent umieści tam reklamy innych firm. Arbiter może wtedy uznać, że należy go traktować jednak jako przedsiębiorcę pomimo tego, że faktycznie nie prowadzi on działalności gospodarczej. I tak właśnie stało się we wspomnianym przeze mnie sporze o domenę okazje.pl.

Za czyn nieuczciwej konkurencji może być uznana rejestracja domeny zawierającej w sobie oznaczenie, którym inny przedsiębiorca posługiwał się jako pierwszy. To może być nazwa sklepu internetowego, produktu lub usługi.

Czy rejestracja domeny, która jest nieużywana łamie prawo?

Przepisy wskazują, że czynem nieuczciwej konkurencji jest również utrudnianie dostępu do rynku. W tym kontekście rejestracja domeny internetowej, która zawiera w swoim adresie nazwę konkretnego przedsiębiorstwa blokuje mu możliwość korzystania z najbardziej logicznej domeny. Jeżeli pod tym adresem nie będą publikowane żadne treści to klienci takiej firmy mogą uznać, że ona w ogóle nie działa.

Z tym, że rejestracja domeny i jej nieużywanie to za mało aby uznać, że doszło do naruszenia prawa. Sąd w sporze będzie badał również powody rejestracji takiej domeny oraz jakie prawa przysługują abonentowi do spornej nazwy. Wytłumaczę to na dwóch przykładach.

Przykład 1:

Przedsiębiorca działający pod nazwą „Pan Samochodzik” rejestruje domenę Fenix.pl, ale jej nie używa. Pod tą nazwą Fenix działa jednak jego konkurent. Taka pasywna rejestracja domeny może być uznana za czyn nieuczciwej konkurencji bo abonent nie miał, żadnego innego powodu rejestracji jak chęć jego zablokowania. Będzie to tym bardziej prawdopodobne jeżeli abonent zaproponuje „sprzedaż” domeny za wygórowaną kwotę. Takie zachowanie będzie podchodzić pod „cybersquatting” czyli piractwo domenowe.

Przykład 2:

Osoba fizyczna rejestruje na swoją rzecz domenę bierunowski.pl i jej nie używa. Tak się składa, że pod tą nazwą działa salon samochodowy Bierunowski. Jeżeli okaże się, że abonent domeny ma na nazwisko Bierunowski to mamy uzasadniony interes w tym, że ją zarejestrował. Co innego gdyby z okoliczności sprawy wynikało, że abonentem jest były pracownik tej firmy.

Naruszenie dóbr osobistych w domenie internetowej

Proste i budzące konkretne skojarzenia domeny są bardzo atrakcyjne. Stąd często abonenci wybierają adresy, które zawierają nazwiska lub pseudonimy znanych osób (celebrytów). To czy taka rejestracja będzie stanowiła naruszenie ich dóbr osobistych zależy w głównej mierze od skali ich rozpoznawalności. Sąd ocenia to w oparciu o konkretną grupę odbiorców.

Przykładowo dla osób zainteresowanych nauką języka angielskiego tzw. „metoda Callana” cieszy się powszechną znajomością. Tym samym sąd uznał, że rejestracja i używanie domeny callan.com.pl naruszało dobra osobiste autora tej metody.

Niestety nie da się określić stopnia rozpoznawalności, który uprawniałby do odebrania komuś domeny internetowej. To każdorazowo jest badane przez sąd.

Czy jeżeli zastrzegę znak towarowy to mogę odebrać komuś domenę?

W kontekście tego co napisałem odpowiedź jest jedna – to zależy.

Są sytuacje, kiedy rejestracja znaku towarowego bardzo pomoże odzyskać domenę internetową. Chodzi o domenę nieaktywną, która nagle „odżywa”
i narusza nasze prawa. Z drugiej strony rejestracja znaku towarowego nie legalizuje naszej marki. Jeżeli na rynku działał już sklep o identycznej nazwie, ale go formalnie w Urzędzie Patentowym nie chronił, to rejestracja takiego znaku towarowego nie obroni naszej domeny w sporze.

Sąd każdorazowo będzie oceniał jakie prawa do domeny posiadał abonent w dniu jej rejestracji. Co nim kierowało w momencie podejmowania decyzji „zakupie”? Czy te pobudki były zgodne z dobrymi obyczajami czy wręcz przeciwnie? Na naszą niekorzyść będzie świadczyć to, że np. zawodowo handlujemy domenami, lub że po zakupie od razu wystosowaliśmy do danej firmy ofertę jej kupna za niebotycznie dużą kwotę.

Przykład sporu o Okazje.pl pokazuje również, że sama rejestracja znaku towarowego nie musi wystarczyć do odebrania komuś domeny internetowej. Generalnie można wszystko uprościć do stwierdzenia, że sąd bada komu przysługują wcześniejsze prawa do posługiwania się danym określeniem. W tym aspekcie może dojść do kolizji pomiędzy wcześniejszym prawem do firmy (nazwy przedsiębiorcy), a późniejszym prawem do znaku zarejestrowanego.

Mikołaj Lech

Prawnik i rzecznik patentowy w Kancelarii Patentowej LECH – firmie rodzinnej, która istnieje od 1990 roku. Zajmuje się pełną weryfikacją praw do marki. Świadczy wsparcie prawne przy rejestracji znaku towarowego w Polsce i Unii Europejskiej.