W poprzednim artykule „Jak samodzielnie zarejestrować nazwę domeny internetowej w Urzędzie Patentowym?” przedstawiłem instrukcję rejestracji nazwy w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej (UP RP), bez pomocy rzecznika patentowego.
Polski Urząd Patentowy jest idealnym miejscem uzyskania tak zwanej prawnej ochrony krajowej obejmującej Polskę. Bądź co bądź nie każdy przedsiębiorca potrzebuje dla swojej marki daleko idącej protekcji obejmującej wszystkie państwa Unii Europejskiej.
Są jednak takie wydarzenia w wieloletniej historii życia firmy, podczas których biznesowe aspiracje sięgają dalej niż krajowe podwórko. Chodzi o podbój Europy, Stanów Zjednoczonych, krajów EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), Azji, czyli rynków dających gwarancję jeszcze większych przychodów i zysków, budujących renomę i splendor marki międzynarodowej.
Marzenia o zagranicznej ekspansji zdeterminowane są przez niezliczoną ilość czynników. Jednym z nich, istotnym z punktu bezpieczeństwa prawnego, jest zagwarantowanie ochrony prawnej na nazwę domeny internetowej na docelowych, zagranicznych rynkach.
Unijna rejestracja nazwy
Ochrona nazwy na rynek unijny jest oczywistą, biznesową decyzją pod kątem obecności Twojej firmy poza granicą Polski. Swoje kroki na ten temat możesz skierować do rzecznika patentowego, z pomocą którego bezboleśnie dokonasz rejestracji nazwy swojej domeny w unijnym urzędzie patentowym.
Jeśli pragniesz ograniczyć koszty związane z wynagrodzeniem rzecznika patentowego, możesz samodzielnie dokonać takiego zgłoszenia. W tym wypadku udaj się do EUIPO tj. Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w hiszpańskim Alicante. Rzecz jasna, fizyczna obecność nie jest wymagana. Podobnie jak w przypadku online rejestracji w UP RP również i tutaj korzystamy ze strony EUIPO.
Bez względu na to, czy rejestracji w EUIPO dokonasz wspólnie z rzecznikiem patentowym, czy własnymi siłami jest jeden warunek, aby bez komplikacji przejść tę całą procedurę.
Zastanawiasz się, czy zastrzegać nazwę i logo z rzecznikiem patentowym? – sprawdź czy możesz zastrzec znak towarowy.
Samodzielne zgłoszenie na terytorium 27 państw
W pierwszej kolejności zarejestruj się w EUIPO, aby uzyskać ID aplikanta.
Kolejno:
Krok 1. Wejdź na stronę Urzędu ds. Własności intelektualnej:. https://www.euipo.europa.eu/pl/user-area
Krok 2. Pojawi się kilka opcji do wyboru. Nas interesuje pierwsza sekcja Konfiguracja formularza EUTM Filing oraz przycisk Dokonaj zgłoszenia (Rys. 1): https://eutm.euipo.europa.eu/eutm-efiling/
Krok 3. Zobaczysz formularz, który jest najważniejszym elementem procedury rejestracji. Po kolei wybierz lub wypełnij (Rys. 2):
- swoje unikalne ID,
- wybór dwóch języków używanych w opisie zgłoszenia, klas towarowych oraz cech odróżniających nazwę,
- postać chronionej nazwy: znak słowny, słowno-graficzny, graficzny (logo),
- wykaz towarów i usług w tak zwanej klasie nicejskiej,
- dane zgłaszającego (czyli ciebie),
- podpis.
Krok 4. Pierwszą i kluczową czynnością, jaką należy wykonać, jest wybór formy znaku towarowego (Rys. 3).
Przyjmuję założenie, że naszym celem jest rejestracja znaku słownego. Wybierz to pole.
Zarówno znak słowny, jak i znak słowno-graficzny lub znak graficzny musi charakteryzować się tzw. zdolnością odróżniającą. Mówiąc inaczej, musi posiadać unikalne cechy wykazujące, że nie jest identyczny, ani nawet łudząco podobny do już zarejestrowanego znaku w urzędzie patentowym.
Przykładowo, chcesz sprzedawać produkty sportowe pod marką Dekatron. Ekspert w EUIPO nie wyrazi zgody, gdyż w pisowni jest podobny do znaku towarowego Decathlon. Co gorsza, wymowa obu nazw jest łudząco podobna.
Czy odmowa zamyka drogę do uzyskania ochrony na nazwę domeny? Jest jeszcze furtka. Możesz „brnąć” z tą nazwą do postaci rejestracji znaku graficznego. Choć i tutaj nie zawsze ta droga jest możliwa.
Co wybrać: znak słowny czy znak graficzny? Rzecznik patentowy Mikołaj Lech wyjaśnił różnice między nim: Lepiej Zastrzec NAZWĘ Czy LOGO firmy?
Znak słowny czy graficzny?
Różnica między znakiem słownym a znakiem graficznym jest kolosalna. Najbardziej skuteczna jest ta pierwsza, ochrona na znak słowny, czyli na nazwę. W przypadku logo (znak graficzny) chroniona jest warstwa graficzna, użyta kolorystyka, kształt, typografia oraz znajdujący się tu zestaw liter tzw. elementy słowne. Już tutaj widzimy różnicę w tym, że logo obejmuje całokształt, w którym nazwa traktowana jest jako zestaw użytych liter. Natomiast znak słowny dotyczy nie tylko użytego zestawu liter, również znaczenia, symboliki, kontekstu, a nawet fonetyki.
Chroniąc logo, zawsze zabezpieczysz równocześnie samą nazwę. Tak będzie jedynie wtedy, kiedy użyte słowo będzie fantazyjne. Przykładowo po zastrzeżeniu logo restauracji FENIX prawo da ci monopol równocześnie na tę nazwę. Co innego rejestracja logo z napisem „Czarna siekiera”. Tak potocznie mówi się na mocną kawę. W praktyce ocena czy znak jest opisowy, czy nie jest dużo bardziej skomplikowana. Dlatego w sytuacjach wątpliwych rekomenduję skorzystać przynajmniej z konsultacji rzecznika patentowego.
O niuansach związanych z rejestracją znaku koniecznie przeczytaj w artykule rzecznika patentowego Mikołaja Lecha: Czy wystarczy zastrzec znak towarowy, aby odebrać domenę?
Czym jest klasyfikacja nicejska?
Krok 5. Kolejnym działaniem jest wybór klasy towarów i usług według klasyfikacji nicejskiej (Rys. 4). Klasyfikacja nicejska dla urzędu patentowego jest tym, czym dla Głównego Urzędu Statystycznego są kody PKD określające obszary działalności firmy przedsiębiorcy.
W artykule “Jak samodzielnie zarejestrować nazwę domeny internetowej w Urzędzie Patentowym?” dokładnie wyjaśniłem, czym jest wykaz klas towarów i usług według klasyfikacji nicejskiej. Tutaj zilustruję to przykładami.
Jeśli chcesz uzyskać ochronę prawną, na markę kosmetyków podstawową klasą towarową jest nr 3. Modowe znaki towarowe występują w klasie 25. Usługi finansowe, kredytowe, ubezpieczeniowe w klasie 36, a firma transportowa kierować swoją uwagę będzie ku klasie 39.
Podpowiedzi, którą wybrać klasę towarową oraz wykaz produktów i usług zawiera strona: Wykaz klas wraz z uwagami wyjaśniającymi.
W wyświetlonym na stronie formularzu znajduje się przycisk: „Szukaj terminów w zharmonizowanej bazie”. Z jego pomocą wybierasz zakres produktów, usług związanych z twoim znakiem towarowym.
Załóżmy, że zamierzasz chronić nazwę marki kosmetyków i świec zapachowych. Oto przykład wybranego zakresu towarów. Należą one do klasy 3, 4 i 5 (Rys. 5).
Opłaty za zgłoszenie nazwy w EUIPO
Zwróć uwagę na opłatę. Gdy zaczynasz wypełniać pierwsze pola formularza, widoczne z prawej strony pole „Łączna opłata” wykazuje kwotę 850€. Po wypełnienie sekcji Towary i usługi opłata nagle urosła do kwoty 1.050€. Dlaczego?
Opłata za zgłoszenie znaku towarowego unijnego w jednej klasie towarowej, pod warunkiem że jest to zgłoszenie on-line, wynosi 850€. Opłata za drugą klasę wynosi 50€, za trzecią i kolejną klasę towarową wynosi 150€. Sumując 850 + 50 + 150 wychodzi kwota 1.050€ do zapłaty w trakcie finalizowania tego zgłoszenia.
Na temat opłat w polskim oraz unijnym urzędzie patentowym dowiesz się z artykułu: Ile kosztuje rejestracja nazwy w urzędzie patentowym?
Opłata za zgłoszenie jest jednorazowa. Przepada, jeśli Twój wniosek zostanie odrzucony lub wycofany. Jak tego uniknąć dowiesz się w następnym rozdziale.
Ostatnie kliknięcia i wysłanie wniosku do EUIPO
Krok 6. Ostatni formularz „Zgłaszający i pełnomocnicy” jest najłatwiejszy (Rys. 6).
Pole Zgłaszający jest automatycznie wypełnione przez system. Znajdują się tam dane rejestrowe, które podałeś/podałaś podczas rejestracji siebie jako osoby fizycznej lub jako osoby prawnej.
Aby przejść do podpisania wniosku, zaznacz zgodę w ramce w kolorze morelowym.
Wpisując swoje imię i nazwisko w polu „Zakres uprawnień podpisującego”, wybierasz oczywiście opcję Zgłaszający.
Krok 7. Ostatnim elementem procesu jest opłacenie widniejącej kwoty. Płatność możesz dokonać kartą kredytową, debetową lub przelewem bankowym.
Teoretycznie opłatę powinieneś dokonać w ciągu 1 miesiąca od dokonania zgłoszenia. Prawdą jest, czas to pieniądz! Nikt przy zdrowych zmysłach biznesowych nie zwleka z zapłatą za proces rejestracji znaku towarowego. Rejestracja marki jest procesem, który trwa kilka miesięcy i de facto wstrzymuje kluczowe etapy brandingu marki. Posiadając pozytywną decyzję EUIPO o przyznaniu ochrony na znak towarowy możesz już bez obaw upublicznić swoją markę.
Czas oczekiwania na zakończenie procesu rejestracji marki
Twoje zgłoszenie zostało wysłane. Zostanie one sprawdzone (zbadane) przez eksperta w unijnym urzędzie patentowym. Sprawdzenie może trwać kilka miesięcy. Jeśli wniosek spełnia przesłanki do publikacji, rejestracja zostanie opublikowana w biuletynie tegoż urzędu.
Od tego momentu, to jest przez 3 miesiące od daty publikacji, trwa tzw. postępowanie sprzeciwowe. Oznacza to, wszelkie zainteresowane strony mają prawo wnieść sprzeciw przeciwko rejestracji twojego znaku towarowego.
Koniecznie musisz TO wiedzieć na temat europejskiej rejestracji znaku
Jeżeli prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstwo, możesz wystąpić o dotację na pokrycie części opłat. Więcej informacji znajdziesz w serwisie „Fundusz dla MŚP”: https://www.euipo.europa.eu/pl/sme-corner/sme-fund/overview.
Jest to jedna z dwóch form zaoszczędzenia kosztów unijnej rejestracji.
Drugim sposobem oszczędności jest uniknięcie ryzyka odrzucenia Twojego zgłoszenia.
Pamiętaj, że jeśli w trakcie postępowania sprzeciwowego, zostanie uznana racja strony wnoszącej sprzeciw, Twój wniosek zostaje anulowany. Wpłacona opłata bezpowrotnie przepada. Co należy uprzednio zrobić, aby zminimalizować ewentualne sprzeciwy konkurentów?
Zanim przystąpisz do wypełniania wniosku zgłoszeniowego, sprawdź, jak dalece twoja nazwa domeny (marki) jest niekonfliktowa względem istniejących znaków towarowych. Interesuje cię sprawdzenie kolizyjności w tych klasach towarowych, w których zamierzasz „chronić” swoją nazwę. Mówiąc inaczej, musisz sprawdzić zdolność odróżniającą swojej nazwy.
Jak i gdzie sprawdzić, czy nazwa firmy jest zastrzeżona, wolna, tłumaczy Mikołaj Lech.
Gdzie sprawdzić zarejestrowane znaki towarowe EUIPO?
Zarejestrowane znaki towarowe możesz sprawdzić, korzystając z dwóch różnych baz danych. Są to wyszukiwarki eSearch plus i TMview.
Jeśli okaże się, że widzisz kolizyjne znaki towarowe, musisz podjąć istotną decyzję:
- zrezygnować ze swojej nazwy, jeśli znak towarowy objęty jest ochroną unijną,
- zmodyfikować ją do postaci jak najmniej konfliktowej,
- ograniczyć ochronę tylko na obszar Polski lub na wybrane kraje europejskie, jeśli znak towarowy objęty jest ochroną krajową (np. we francuskim urzędzie patentowym),
- wybrać zakres ochrony na znak słowno-graficzny lub graficzny, o ile ten istniejący nie posiada formy słownego znaku towarowego.
Niuansów związanych z badaniem zdolności odróżniającej jest troszkę. Polecam skorzystać z pomocy rzecznika patentowego, który zarówno zbada moc odróżniającą twoją nazwę oraz doradzi, w jaki sposób postąpić w przypadkach kolizyjnych.
Najgorszą sytuacją stanie się odmowa, sprzeciw lub kolizja z istniejącym znakiem towarowym. To sygnał, że twoja obecna nazwa domeny internetowej nie gwarantuje ci bezpieczeństwa prawnego.
Podsumowanie — samodzielne uzyskanie unijnej ochrony nazwy domeny internetowej
Samodzielna rejestracja nazwy domeny z unijną ochroną w EUIPO jest możliwa, choć wymaga dokładnego przygotowania. Proces ten obejmuje rejestrację w EUIPO, wybór odpowiedniej formy znaku (słownego lub graficznego) oraz klas towarowych zgodnie z klasyfikacją nicejską.
Sprawdź wcześniej, czy wybrana nazwa nie koliduje z już zarejestrowanymi znakami, aby uniknąć odrzucenia wniosku i utraty opłaty.
Dla firm z sektora MŚP dostępne są dotacje obniżające koszty rejestracji. W przypadku wątpliwości konsultacja z rzecznikiem patentowym może znacznie ułatwić cały proces.
Właściciel agencji namingowej do szybkich i trudnych zadań Syllabuzz.pl. Pracuje do skutku, aż do wykreowania kozackiej nazwy. Zajmuje się Namingiem, Renamingiem i Rebrandingiem. Uważa, że warto posiadać ciekawą, ponadczasową nazwę, taką która dożyje matuzalemowego wieku.
